produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
05 09.2016
Artykuł
05.09.16

Zakaz porozumień ograniczających konkurencję a opłata za wykorzystanie opatentowanej technologii objętej licencją

przez Monika Ratajczak

Jednym z podstawowych założeń rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest zniesienie (wyeliminowanie) wszelkich ograniczeń czy też przeszkód utrudniających nieskrępowane przemieszczanie się pomiędzy państwami członkowskimi towarów, osób, usług i kapitału. Kluczowe znaczenie dla realizacji powyższego celu mają wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, na które składa się m.in. tzw. zakaz porozumień i innych praktyk ograniczających konkurencję na rynku właściwym.

Podstawa prawna powyższego zakazu na gruncie prawa Unii znajduje się obecnie w art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej – „TFUE”)[1]. Zgodnie z ustępem pierwszym powyższego artykułu Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają na:

a)  ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji;

b)  ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji;

c)  podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia;

d)  stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;

e)  uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.

Na gruncie powyższego przepisu pojawiają się liczne wątpliwości co do zakresu jego zastosowania. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał w ostatnich latach m.in. spór co do tego, czy nie narusza art. 101 TFUE takie postanowienie umowy licencyjnej, które zobowiązuje licencjobiorcę w okresie obowiązywania umowy licencyjnej do ponoszenia przewidzianych w niej opłat, mimo że patent będący przedmiotem licencji został unieważniony i mimo że powyższe unieważnienie ma skutek wsteczny lub też mimo tego, iż korzystanie z wynalazku objętego patentem nie stanowi jego naruszenia[2]. Powyższy spór powstał na gruncie następującego stanu faktycznego.

W 1992 r. spółka Genentech Inc. (licencjobiorca) zawarła ze spółką Behringwerke AG (poprzedniczką prawną spółki Hoechst GmbH; licencjodawca) niewyłączną umowę licencyjną na korzystanie z tzw. wzmacniacza cytomegalowirusa ludzkiego. Powyższa technologia była przedmiotem patentu europejskiego, udzielonego w 1992 r. i unieważnionego w 1999 r. oraz dwóch patentów udzielonych w Stanach Zjednoczonych odpowiednio w 1998 r. i 2001 r. (w związku z którymi toczyło się przed właściwymi sądami Stanów Zjednoczonych z inicjatywy Hoechst postępowanie o naruszenie patentów objętych licencją, z inicjatywy Genentech postępowanie o unieważnienie tych patentów, oba powództwa zostały ostatecznie oddalone). Genentech wykorzystywała ww. wzmacniacz w celu ułatwienia transkrypcji kwasu DNA, niezbędnej z kolei m.in. do produkcji produktu leczniczego, który Genentech następnie wprowadzała do obrotu – w Stanach Zjednoczonych pod nazwą handlową Rituxan, a w Unii Europejskiej pod nazwą handlową MabThera (są to leki przeciwnowotworowe i immunosupresyjne).

Zgodnie z umową licencyjną, Genentech, w zamian za prawo do korzystania z powyższego wzmaciacza, zobowiązała się do uiszczenia trzech rodzaju opłat: 1) jednorazowej opłaty; 2) stałej opłaty rocznej; 3) opłaty bieżącej równej 0,5% kwoty sprzedaży netto produktów gotowych (przez Genentech oraz spółki powiązane i sublicencjobiorców). Genentech uiściła dwie pierwsze opłaty, nigdy natomiast nie uiściła trzeciej z nich. Z okoliczności sprawy wynikało, iż zobowiązanie spółki Genentech do uiszczania opłaty bieżącej nie było uwarunkowane tym, czy wykorzystywana technologia była lub pozostawała chroniona patentem. W 2008 r. spółka Sanofi-Aventis (spółka zależna Hoechst) zwróciła się do Genentech z pytaniami dotyczącymi produktów gotowych, które Gennetech wprowadzała do obrotu bez uiszczania ww. opłaty bieżącej (w tym w szczególności powołanego leku MabThera). W wyniku powyższego, Genentech wypowiedziała w 2008 r. umowę licencyjną. W związku z powyższym, między stronami powstał spór co do tego, czy Genentech jest obowiązana do uiszczenia opłaty bieżącej za okres od dnia zawarcia umowy licencyjnej do dnia jej rozwiązania, skoro patent będący przedmiotem licencji został unieważniony. W ramach toczącego się postępowania, Sąd Apelacyjny w Paryżu, rozpatrujący sprawę, skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie tego, czy nałożenie powyższej opłaty nie stanowi naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE.

W postępowaniu przed Trybunałem, Genentech argumentowała, iż nałożenie opłaty bieżącej stanowi naruszenie art. 101 ust. 1 TFUE przejawiające się w tym, iż przedsiębiorcy, którzy nie byli związani umową licencyjną, a którzy korzystali z patentu, nie muszą ponosić takich opłat i mogą korzystać z technologii swobodnie oraz nieodpłatnie. W ocenie Genentech powyższa sytuacja mogłaby im zatem stwarzać „korzystniejsze warunki konkurencji” w stosunku do samej Genentech, która musiałaby ponieść takie opłaty, mimo unieważnienia patentu.

Rzecznik Generalny Melchior Wathelet w przedstawionej przez siebie opinii podkreślił m.in., iż ustalając, czy zachodzi ograniczenie konkurencji, o którym mowa w art. 101 TFUE nie chodzi o ustalenie, czy spółka Genentech została postawiona w niekorzystnej sytuacji handlowej lub czy dokonując (jednoznacznej) oceny z perspektywy czasu, przedsiębiorstwo nie zawarłoby takiej umowy. Artykuł 101 TFUE nie ma bowiem na celu uregulowania w całościowy sposób relacji handlowych między przedsiębiorstwami, lecz ogranicza się do zakazania takich typów porozumień między stronami, które mogą wywrzeć wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji na rynku wewnętrznym[3].

Rzecznik Generalny powołał się również na wyrok Trybunału w sprawie Ottung[4], w którym Trybunał orzekł, iż Nie można wykluczyć, że postanowienie umowy licencyjnej, nakładające obowiązek uiszczenia opłaty, może mieć inną podstawę niż patent. Postanowienie takie może bowiem wynikać raczej z oceny o charakterze handlowym odnoszącej się do wartości, jaką reprezentują możliwości korzystania przyznane na podstawie umowy licencyjnej. Jednocześnie, Trybunał wskazał wówczas, iż w przypadku, gdy zobowiązanie do uiszczania opłat zostało zaciągnięte na czas nieoznaczony, przez co istnieje podstawa, aby nadal wiązało dłużnika po upływie czasu trwania danego patentu, a jednocześnie umowa bądź nie daje licencjobiorcy prawa do jej rozwiązania z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia bądź też próbuje ograniczyć swobodę licencjobiorcy po jej rozwiązaniu, może uzasadniać stwierdzenie naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE. A contratio, Trybunał przyjął, iż w powyższych okolicznościach, w sytuacji, gdy licencjobiorca może swobodnie rozwiązać umowę z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia, obowiązek uiszczenia opłat w całym okresie obowiązywania umowy nie może mieścić się w zakresie zakazu ustanowionego w art. 101 TFUE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do opinii Rzecznika Generalnego, w tym również odwołał się co cytowanego powyżej wyroku w sprawie Ottung. Trybunał orzekł, iż artykuł 101 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on temu, by na podstawie umowy licencyjnej zobowiązać licencjobiorcę do uiszczania opłaty za wykorzystanie opatentowanej technologii w całym okresie skuteczności tej umowy, w wypadku unieważnienia patentu objętego licencją albo braku jego naruszenia, w związku z tym, że licencjobiorca mógł swobodnie rozwiązać wspomnianą umowę z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia.

Z powyższej sprawy wynika m.in., iż wskazane jest, aby w umowach licencyjnych dotyczących patentów strony określały konsekwencje unieważnienia licencjonowanego patentu bądź sytuacji, gdy korzystanie z wynalazku objętego licencjonowanym patentem nie stanowi naruszenia samego patentu. Istotne jest również, aby licencjobiorca w powyższych przypadkach miał prawo wypowiedzenia umowy licencyjnej z zachowaniem rozsądnych okresów wypowiedzenia. Warto również pamiętać o tym, że celem artykułu 101 TFUE nie jest regulowanie w całościowy sposób relacji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami.

 


[1] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE. C Nr 202, str. 47).

[2] Wyrok TSUE z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie Genetech Inc. przeciwko Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (C 567/14).

[3] Zob. pkt. 85 opinii Rzecznika Generalnego Melchiora Watheleta z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie C-567/14.

[4] Wyrok z dnia 12 maja 1989 r., Ottung, w sprawie 320/87, EU:C:1989:15). Zob. pkt. 86-89 opinii Rzecznika Generalnego Melchiora Watheleta z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie C-567/14.

Branża:

Innowacyjność

Powrót

Komentarze (0)




Dozwolone znaczniki: <b><i><br>