produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
09 01.2017
Artykuł
09.01.17

TSUE ponownie zabiera głos w sprawie importu równoległego produktów leczniczych

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno wyroku w sprawie C-297/15 Ferring Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) miał okazję ponownie odnieść się do problematyki wyczerpania prawa do znaku towarowego oraz związanego z nią zagadnienia tzw. importu równoległego. Mówiąc o imporcie równoległym, mamy na myśli np. sytuację, w której producent towaru X, opatrzonego określonym znakiem towarowym, wprowadza go do obrotu na terenie jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a inny podmiot Y nabywa go w jednym z ww. państw w celu jego dalszej odsprzedaży w drugim z nich.

Kluczowego znaczenia w takich przypadkach nabiera wspomniana już instytucja wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy, dzięki której prawo takie nie może zostać przez uprawnionego wykorzystane w celu uniemożliwienia – w odniesieniu do partii towarów wprowadzonych uprzednio do obrotu na obszarze EOG przez podmiot uprawniony lub za jego zgodą - dalszej odsprzedaży tych towarów. W rezultacie towar nabyty w innym Państwie Członkowskim (pod warunkiem, że został on na terenie EOG wprowadzony do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą) może zostać przez jego nabywcę swobodnie odsprzedany w dowolnym innym państwie należącym do EOG. W tym celu instytucja wyczerpania prawa została również uwzględniona w art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE[1] (dalej „Dyrektywa”). Instytucja ta, umożliwiająca zaistnienie zjawiska importu równoległego, stanowi jeden ze środków wprowadzenia w życie jednej z czterech swobód Wspólnego Rynku, tj. swobody przepływu towarów.

Jednocześnie należy podkreślić, że sama Dyrektywa przewiduje w art. 7 ust. 2 wyjątek od zasady wyczerpania prawa. Zgodnie z tym przepisem uprawniony, w przypadku zaistnienia prawnie uzasadnionych powodów, może sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami (wprowadzonymi wcześniej do obrotu zgodnie z art. 7 ust. 1 Dyrektywy). Dotyczyć to może w szczególności sytuacji, gdy stan przedmiotowych towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu. Ryzyko takie zachodzi w szczególności w przypadku przepakowywania nabytych w innym Państwie Członkowskim towarów w celu ich późniejszego (ponownego) opatrzenia właściwym dla nich znakiem towarowym podmiotu uprawnionego (tj. znakiem, którym towary te były opatrzone w chwili ich nabycia w państwie wywozu). Procedury przepakowywania powszechne są m.in. na rynku farmaceutyków, w przypadku których normy prawne obowiązujące w poszczególnych Państwach Członkowskich przewidują odmienne wymogi np. w zakresie stosowanych opakowań lub informacji udzielanych konsumentom. Importer, nabywszy towar w państwie trzecim, dokonuje zatem jego przepakowania, dostosowania do wymogów lokalnego ustawodawstwa oraz ponownego oznakowania dotychczas stosowanym znakiem towarowym. Przepakowywania farmaceutyków dotyczyło również postępowanie w sprawie C-297/15 Ferring, którego stan faktyczny przedstawiał się następująco.

Spółka Ferring Lægemidler A/S (działająca w postępowaniu w imieniu spółki Ferring BV; dalej „Ferring”) prowadziła na terenie kilku Państw Członkowskich (m.in. Danii i Norwegii) działalność polegającą na sprzedaży produktu leczniczego, dla którego stosowany był znak towarowy ”Klyx”. Na terenie każdego z państw, na terytorium których działa Ferring, produkt ten oferowany był w jednakowych opakowaniach, m.in. w formie opakowań zawierających jedną lub dziesięć dawek produktu. Jednocześnie spółka Orifarm, prowadząca działalność w zakresie importu równoległego, dokonywała zakupu Klyxu w Norwegii w opakowaniach zawierających dziesięć dawek produktu, a następnie, po jego przepakowaniu do opakowań zawierających pojedynczą dawkę produktu i ponownym opatrzeniu znakiem towarowym „Klyx” (do którego uprawnionym była Ferring), sprzedawała tak „przepakowany” produkt na rynku duńskim.

W świetle powyższych faktów pojawiła się wątpliwość, czy działania podejmowane przez spółkę Orifarm nie uzasadniają wniesienia przez Ferring sprzeciwu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Dyrektywy (oraz właściwych przepisach krajowych, stanowiących implementację Dyrektywy w tym zakresie – zob. np. art. 155 ust. 3 Ustawy prawo własności przemysłowej[2]). Z dotychczasowego orzecznictwa TSUE wynika bowiem, że przepakowywanie towaru jako takie wiązać się może z zagrożeniem dla podstawowej funkcji znaku towarowego (jako instytucji prawnej), polegającej na zagwarantowaniu jego pochodzenia od konkretnego podmiotu[3]. W takich przypadkach podmiot uprawniony może sprzeciwić się wprowadzaniu do obrotu przepakowanych produktów, chyba że sprzeciw taki mógłby prowadzić do sztucznego („ukrytego”) podziału rynków pomiędzy Państwami Członkowskimi, a samo przepakowywanie produktu dokonywane jest w sposób zapewniający poszanowanie słusznych interesów podmiotu uprawnionego[4]. O „sztucznym podziale rynku” moglibyśmy mówić w szczególności w sytuacji wniesienia przez podmiot uprawniony sprzeciwu, gdy przepakowywanie towaru byłoby niezbędne dla umieszczenia go na rynku w państwie przywozu[5] (np. ze względu przywołane wyżej wymogi informacyjne obowiązujące w prawie farmaceutycznym).

W opisywanym postępowaniu miała jednak miejsce nieco odmienna sytuacja, gdyż procedura przepakowywania nie była konieczna dla wprowadzenia Klyxu na rynek duński. W ocenie spółki Orifarm sprzeciw wniesiony przez Ferring miałby jednak prowadzić do utrudnienia jej (spółce Orifarm) dostępu do części duńskiego rynku, jaki stanowił Klyx zapakowany w opakowania zawierających pojedynczą dawkę produktu. Należy tu jednak przypomnieć, na co również zwrócił uwagę sąd odsyłający, że Klyx był w Danii sprzedawany przez Ferring również w opakowaniach o takiej zawartości produktu. O rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących dopuszczalności zgłoszenia w takich okolicznościach przez Ferring sprzeciwu wobec działań Orifarm sąd odsyłający wystąpił do TSUE.

W omawianym wyroku TSUE przypomniał, odwołując się do dotychczasowego dorobku orzeczniczego, że podmiot uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może zakazywać zmian wiążących się z przepakowywaniem produktu leczniczego opatrzonego tym znakiem towarowym – które z samej swej istoty stwarzają niebezpieczeństwo naruszenia oryginalnego stanu produktu leczniczego – chyba że przepakowywanie jest niezbędne w celu umożliwienia wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem importu równoległego, a uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego są chronione. Jednocześnie ocena „niezbędności” (konieczności) przepakowania powinna zostać przeprowadzona przy uwzględnieniu okoliczności występujących w momencie sprzedaży towarów w państwie przywozu[6]. O niespełnieniu wymogu „niezbędności” przepakowania nie będzie jednak świadczył sam fakt, że jeden z rozmiarów (pojemności) opakowań oferowanych przez podmiot uprawniony w państwie przywozu jest również przez niego oferowany w państwie wywozu. Jeżeli bowiem importer mógłby sprzedawać produkt wyłącznie na ograniczonej części rynku danego państwa, wówczas należy uznać, że występuje podział rynków krajowych[7].

Istotną okolicznością z punktu widzenia podmiotu dokonującego importu równoległego (spółka Orifarm) jest również fakt, że to na tym podmiocie (importerze) spoczywa ciężar wykazania, iż spełnione zostały przesłanki uniemożliwiające podmiotowi uprawnionemu sprzeciwienie się wprowadzenie produktu do obrotu w państwie przywozu. Z informacji, którymi dysponował TSUE nie wynikało jednak, aby przesłanki te zostały spełnione. Orifarm nie przedstawił również jakichkolwiek dowodów które uzasadniałyby wniosek, że rynek Klyxu pakowanego po dziesięć dawek stanowi jedynie ograniczoną część rynku duńskiego[8]. Obie okoliczności powinny zostać rozstrzygnięte przez sąd odsyłający w postępowaniu głównym.

 

W konkluzji wyroku TSUE uznał, że jeżeli Klyx mógłby być sprzedawany w Danii w tym samym opakowaniu, w którym został wprowadzony do obrotu przez Ferring w Norwegii, jak również podmiot dokonujący importu równoległego (Orifarm) nie wykazałby, że zachodzą wskazane wyżej okoliczności uniemożliwiające uprawnionemu sprzeciwienie się importowi równoległemu produktu, sprzeciw Ferring należałoby uznać za zasadny.

W świetle powyższych rozważań TSUE warto zwrócić zatem uwagę, że przedsiębiorca rozważający rozpoczęcie działalności w oparciu o model importu, w przypadku zamiaru dokonania przepakowania towarów oznaczonych znakami towarowymi podmiotów trzecich, powinien rozważyć, czy w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez podmiot uprawniony będzie w stanie wykazać, że działanie to nie wykracza poza zakres działań dopuszczalnych w oparciu o instytucję wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy (godząc jednocześnie w funkcję odróżniającą znaku towarowego należącego do podmiotu uprawnionego). Ocena ta powinna zostać dokonana z uwzględnieniem okoliczności panujących w momencie sprzedaży (odsprzedaży) towaru w państwie przywozu. Należy także mieć na względzie konieczność respektowania słusznych interesów podmiotu uprawnionego, co oznacza w szczególności obowiązek nienaruszania oryginalnego stanu nabywanego towaru oraz obowiązek nieszkodzenia renomie znaku towarowego podmiotu uprawnionego[9].

 

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE[1] z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz.Urz.UE.L 2008 Nr 299, str. 25

[2] Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410

[3] Zob. wyrok TSUE z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie Boehringer Ingelheim (sygn. C‑348/04), pkt 14 i powołane tam orzecznictwo TSUE

[4] Zob. wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie Ferring (sygn. C-297/15), pkt. 16 i powołane tam orzecznictwo TSUE

[5] Zob. wyrok TSUE z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie Boehringer Ingelheim (sygn. C‑348/04), pkt 18 i powołane tam orzecznictwo TSUE; zob. również wyrok TSUE z dnia 11 lipca 1996 roku w sprawie Bristol-Myers Squibb (sprawy połączone o sygn. C-427/93, C-429/93, C-436/93), pkt. 56

[6] Zob. wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie Ferring (sygn. C-297/15), pkt. 19, 20 i powołane tam orzecznictwo TSUE

[7] Zob. wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie Ferring (sygn. C-297/15), pkt. 22 i powołane tam orzecznictwo TSUE

[8] Zob. wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie Ferring (sygn. C-297/15), pkt. 25, 26 i powołane tam orzecznictwo TSUE

[9] Zob. wyrok TSUE z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie Boehringer Ingelheim (sygn. C-143/00), pkt 32

Branża:

Konkurencja

Powrót

Komentarze (0)




Dozwolone znaczniki: <b><i><br>

Nasza opinia

27.04.2014

Moralność w prawie patentowym

przez Anna Milkiewicz

Zdawać by się mogło, że możliwość uzyskania patentu jasno wynika z przepisów - wynalazek musi być nowy, nieoczywisty oraz użyteczny. Czy jednak pomimo jasnego brzmienia przepisów i zawartego w nich ka Czytaj Więcej